quinn emanuel trial lawyers tokyo

• 特許審判部におけるポストグラント手続の裁量的却下手続に関する最近の変化
   (25/12/05)

  
  

2012年、Leahy–Smith America Invents Act により初めて導入された当事者系レビュー（“IPR”）手続は、特許侵害訴訟で訴えられた側が、それに並行して特許庁で特許の無効審判を求めるための有力な手段として広く利用されてきた。
そしてこれによって、地方裁判所での訴訟に伴う費用やリスクを回避できる可能性があった。
しかし、2025年春、特許庁はIPRについての手続を改正して、裁量による却下に関する独立したブリーフィングを導入した。
それ以来、IPR申立の裁量による却下は急増し、2025年10月17日には、これらの変更を制度化し、IPRの利用可能性をさらに制限することを目的とした規則案が公表された。これらの変更により、特許侵害で訴えられた側が、IPRに臨む際の基本的なパラダイムは大きく転換した。
すなわち、IPRは、従来はほとんどの特許侵害訴訟に適用可能な標準的な戦術であったが、今やケースごとに慎重に評価し、外科的手術にも比肩する特別なツールとなったのである。

改正されたPTABの裁量却下手続が一時的なものなのか、それとも新たな秩序の始まりなのか、また提案された新規則が最終的なものとなるのかは、まだ不明である。
しかしながら、そのいずれにせよ、IPRに成功することはこれまで以上に困難になっている。
具体的には、訴訟の重要な進展状況、トライアルの時期が近付いていること、あるいは単に古い特許であることさえも、IPR申立にとってはもはや致命的な要因となり得る。
そこで申立人は、IPRを選択することが最善の選択肢かどうか、またそうである場合にはどのような状況の下でその申立を行うべきかを慎重に検討する必要がある。

→本文は英語で提供しています。
Lead Article: Recent Changes to Discretionary Denial Procedures in Post-Grant Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board

クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表　ライアン･ゴールドスティン